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        2017年2月，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局局長(zhǎng)申長(zhǎng)雨簽署發(fā)布第74號(hào)局令，《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于修改<專利審查指南>的決定》自2017年4月1日起施行。諸多修改內(nèi)容解決了近年來業(yè)界非常關(guān)心的問題，引起了廣泛關(guān)注。筆者親歷了《專利審查指南》（下稱《指南》）整個(gè)研究和修改過程，嘗試從修改的背景出發(fā)，解讀修改方案，說明對(duì)于爭(zhēng)議問題的研究和思考，希望幫助讀者對(duì)《指南》修改方案形成更為全面清晰的認(rèn)識(shí)。繼上期的詳解《專利審查指南》修改內(nèi)容(上)，本期就“涉及化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請(qǐng)審查的若干規(guī)定”及“涉及無效宣告請(qǐng)求的審查”進(jìn)行詳細(xì)的解讀。

關(guān)于涉及化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請(qǐng)審查的若干規(guī)定
　　此次修改，澄清了我國(guó)《專利審查指南》（下稱《指南》）第二部分第十章有關(guān)“不予考慮”申請(qǐng)日之后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的誤解，同時(shí)明確了對(duì)補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)審查的一般原則。

（一）修改背景

　　2006版《專利審查指南》修改時(shí)，在第二部分第十章3.4節(jié)“關(guān)于實(shí)施例”部分加入了“判斷說明書是否充分公開，以原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為準(zhǔn)，申請(qǐng)日之后補(bǔ)交的實(shí)施例和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不予考慮”。其中“不予考慮”的措辭有時(shí)會(huì)被誤解為審查員可以直接忽略或不予審查后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，這與上述規(guī)定的本意不符，也不符合審查的實(shí)際情況。

　　因此，有必要通過修改《指南》進(jìn)一步澄清認(rèn)識(shí)，并且明確對(duì)于后補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的審查原則。

（二） 修改方案及其說明

　　1.刪除“申請(qǐng)日之后補(bǔ)交的實(shí)施例和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不予考慮”，增加“對(duì)于申請(qǐng)日之后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查”。
　　在審查過程中，在面對(duì)審查員質(zhì)疑創(chuàng)造性或公開不充分等審查意見時(shí)，申請(qǐng)人經(jīng)常會(huì)提供補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來證明申請(qǐng)確實(shí)具有說明書聲稱的技術(shù)效果，或者證明申請(qǐng)相比現(xiàn)有技術(shù)具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。

　　申請(qǐng)人補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)也是在履行自身的舉證責(zé)任，有助于審查員正確認(rèn)定申請(qǐng)事實(shí)，作出客觀公正的審查決定。審查中應(yīng)當(dāng)保障申請(qǐng)人舉證的正當(dāng)權(quán)利，并不因?qū)嶒?yàn)數(shù)據(jù)是在申請(qǐng)日后提交的，就否定其證據(jù)資格。因此，此次《指南》修改，明確了“對(duì)于申請(qǐng)日之后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查”。
2.加入“補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請(qǐng)公開的內(nèi)容中得到的”。
　　此次《指南》修改明確了補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的審查原則。

　　對(duì)于何為能夠從專利申請(qǐng)公開的內(nèi)容中“得到”，需注意考慮以下幾個(gè)方面：

　　首先，從審查的角度來說，要求“補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請(qǐng)公開的內(nèi)容中得到的”，是先申請(qǐng)制的本質(zhì)要求。在后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，不是原始申請(qǐng)記載的內(nèi)容，其必須與原始申請(qǐng)記載的內(nèi)容之間存在內(nèi)在聯(lián)系，聯(lián)系的橋梁就是技術(shù)效果。申請(qǐng)人補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的目的通常就是證明發(fā)明具有說明書所述的技術(shù)效果或者相對(duì)現(xiàn)有技術(shù)更優(yōu)異的效果。

　　其次，是否能夠“得到”的判斷應(yīng)以原始申請(qǐng)文件公開的事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行。補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的事實(shí)，不能超出原始申請(qǐng)文件公開的范圍。補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)只能是對(duì)原始申請(qǐng)文件公開事實(shí)，即技術(shù)效果的驗(yàn)證和補(bǔ)充證明，而不能證明一個(gè)新的事實(shí)。

　　最后，是否能夠“得到”的判斷應(yīng)當(dāng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員進(jìn)行，其結(jié)論并不取決于原始申請(qǐng)文件對(duì)該技術(shù)效果是否有文字記載或記載形式本身。審查員應(yīng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，綜合考慮現(xiàn)有技術(shù)情況、申請(qǐng)文件記載的內(nèi)容等，認(rèn)定申請(qǐng)文件公開的事實(shí)，判斷技術(shù)效果是否公開。而申請(qǐng)事實(shí)一旦認(rèn)定，將成為后續(xù)“三性”評(píng)判以及權(quán)利范圍審查的事實(shí)基礎(chǔ)。

　　需要說明的是，雖然能夠“得到”的判斷不取決于對(duì)于技術(shù)效果的文字記載或記載形式本身，但是，申請(qǐng)人在原始申請(qǐng)文件中完整描述技術(shù)方案，清楚地說明和/或證明技術(shù)效果，包括記載實(shí)驗(yàn)方法、實(shí)驗(yàn)樣品或?qū)嶒?yàn)結(jié)果等，對(duì)審查員認(rèn)定所述技術(shù)效果是否公開是非常有意義的。因?yàn)樵谠忌暾?qǐng)文件中記載的這些內(nèi)容，是審查員判斷技術(shù)效果是否公開的重要依據(jù)之一，特別是在本領(lǐng)域技術(shù)人員無法根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)預(yù)測(cè)所稱技術(shù)效果或用途的情況下。

　　其他國(guó)家的規(guī)定和做法也是類似的。美國(guó)要求補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)在原始申請(qǐng)文件中有“依據(jù)”。在歐洲，補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所要證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)隱含在原申請(qǐng)中或至少與原始申請(qǐng)中公開的效果有關(guān)。對(duì)于醫(yī)藥用途發(fā)明T609/02決定更具體指出，雖然授予專利并不需要化合物能夠治病的絕對(duì)證據(jù)，如臨床實(shí)驗(yàn)或至少動(dòng)物實(shí)驗(yàn)的證據(jù)，但是，僅僅指出化合物X可以用于治療疾病Y也并不意味著用途充分公開了，至少，專利申請(qǐng)中應(yīng)當(dāng)說明化合物可以治療疾病的適宜性，包括提供一些信息如實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)等，以證明化合物對(duì)疾病的發(fā)生發(fā)展（機(jī)理）具有直接作用或影響，這種作用或影響可以是通過現(xiàn)有技術(shù)已知的，也可以是通過本申請(qǐng)內(nèi)容證明的。
3.《指南》章節(jié)優(yōu)化
　　《指南》修改同時(shí)對(duì)行文邏輯進(jìn)行了精細(xì)梳理，將原屬于第3.4節(jié)的有關(guān)補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的內(nèi)容移至新設(shè)的第3.5節(jié)。

（三）有關(guān)問題

　　申請(qǐng)人提交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)通常是為了證明某種技術(shù)效果，這種技術(shù)效果的認(rèn)定可能與多個(gè)法律條款的適用有關(guān)，例如，申請(qǐng)人可以以此證明說明書的充分公開，或用于證明權(quán)利要求的技術(shù)方案取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果等。但是，審查所秉持的原則是一貫的，不論審查員在審查過程中具體適用哪個(gè)條款，補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的事實(shí)，必須是原始申請(qǐng)文件公開的，或者說是所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從專利申請(qǐng)公開的內(nèi)容中得到的事實(shí)，這是先申請(qǐng)制的內(nèi)在要求。

　　此次修改的具體位置雖然是在《指南》第二部分第十章有關(guān)化學(xué)發(fā)明的充分公開部分，但是，可以看到這里闡明的是補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)作為證據(jù)與原始申請(qǐng)文件公開的事實(shí)之間的關(guān)系問題，是基于先申請(qǐng)制本質(zhì)要求的問題。因此，一般原則上也適用于其他技術(shù)領(lǐng)域的類似問題。當(dāng)然，不同領(lǐng)域有不同的特點(diǎn)，需要根據(jù)個(gè)案情況具體問題具體分析。

涉及無效宣告請(qǐng)求的審查
　　本次修改主要適度放開無效程序中專利文件的修改方式，并相應(yīng)調(diào)整了無效請(qǐng)求人增加無效宣告理由和補(bǔ)充證據(jù)的規(guī)定。

（一）修改背景

　　考慮到授權(quán)文本權(quán)利要求書的公示作用和公眾信賴，無效程序中專利權(quán)人的修改方式歷來是需要規(guī)范的基本問題之一。

　　2001版《指南》中明確了專利文件的具體修改方式：修改權(quán)利要求書的具體方式一般是指權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除。這一規(guī)定規(guī)范了雙方當(dāng)事人之間，以及公眾與專利權(quán)人之間的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系，有利于規(guī)范審查程序。

　　權(quán)利要求修改方式非常嚴(yán)格，而修改方式的限制可能會(huì)導(dǎo)致專利權(quán)人無法做出相應(yīng)合理的修改而面臨專利權(quán)被宣告無效的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)踐中，專利權(quán)人呼吁應(yīng)當(dāng)放寬專利文件修改的方式，特別是我國(guó)很多申請(qǐng)人撰寫專利申請(qǐng)文件的能力相對(duì)不高，這方面的問題更加突出，不利于保護(hù)真正的發(fā)明創(chuàng)造，會(huì)大大挫傷國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人創(chuàng)新的積極性。

（二）修改方案及其說明

　　本次修改主要包括兩方面內(nèi)容：
1.適度放開專利文件的修改方式
　　對(duì)《指南》第四部分第三章第4.6.2節(jié)第1段進(jìn)行修改，在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正，并進(jìn)一步進(jìn)行了定義：權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍。

　　此次修改通過將“權(quán)利要求的合并”擴(kuò)大至權(quán)利要求特征的補(bǔ)入，并增加了“明顯錯(cuò)誤的修正”作為第四種修改方式，客觀上是對(duì)原來嚴(yán)格的修改方式的放寬。

　　在《指南》第4.2節(jié)和第4.6.3節(jié)中將“合并方式修改的權(quán)利要求”修改為“刪除以外方式修改的權(quán)利要求”，是一種適應(yīng)性修改。
2.調(diào)整請(qǐng)求人增加無效宣告理由和補(bǔ)充證據(jù)的規(guī)定
　　當(dāng)專利權(quán)人的修改方式放寬后，對(duì)無效請(qǐng)求人的一些規(guī)定也要作出相應(yīng)調(diào)整：

　　《指南》第4.2節(jié)第（2）項(xiàng)中明確，無效請(qǐng)求人在提出無效請(qǐng)求之日起一個(gè)月后，針對(duì)專利權(quán)人的修改內(nèi)容增加無效理由時(shí)，一般是會(huì)被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)考慮的。這具有一定的合理性，因?yàn)閷＠麢?quán)人進(jìn)行了修改，無效請(qǐng)求人相應(yīng)地可以增加無效理由。但是，此次修改強(qiáng)調(diào)了“針對(duì)修改內(nèi)容”，也就是說不允許請(qǐng)求人增加一些與此次專利權(quán)人的修改無關(guān)的理由。

　　在此次修改中，雖然允許請(qǐng)求人相應(yīng)地增加無效理由，但是不能補(bǔ)充證據(jù)，具體體現(xiàn)在直接刪除了《指南》第4.3.1節(jié)中的“以合并方式修改的權(quán)利要求”，而沒有修改成“刪除以外方式修改的權(quán)利要求”。修改理由是，考慮到請(qǐng)求人在提出無效請(qǐng)求時(shí)已經(jīng)對(duì)權(quán)利要求書中的全部技術(shù)特征進(jìn)行了充分考慮，而此次修改雖然放寬了專利權(quán)人的修改方式，但仍只是權(quán)利要求書技術(shù)特征的組合，并不允許出現(xiàn)權(quán)利要求之外的技術(shù)特征，因此原有的證據(jù)一般已經(jīng)足夠。如果允許申請(qǐng)人再次補(bǔ)充證據(jù)，將會(huì)導(dǎo)致無效程序的不合理延長(zhǎng)。當(dāng)然，無效請(qǐng)求人可以調(diào)整證據(jù)組合方式，可以補(bǔ)充公知常識(shí)性證據(jù)。

（三）修改的影響

　　《指南》修改草案征求意見過程中，對(duì)于是否應(yīng)當(dāng)允許專利權(quán)人將說明書特征補(bǔ)入權(quán)利要求書存在兩方面的意見。有代表認(rèn)為，應(yīng)進(jìn)一步放開修改方式，允許根據(jù)說明書和附圖修改權(quán)利要求書，其理由主要是美國(guó)的司法判例和歐洲異議程序均允許如此，并且這樣修改并不超出原授權(quán)文本的范圍而不會(huì)損害權(quán)利要求的公示性。但另外有一些代表提出了反對(duì)意見，認(rèn)為通過引入說明書中的內(nèi)容可能導(dǎo)致該專利權(quán)無法被宣告無效，使得權(quán)利人始終處于不敗之地，權(quán)利人通過修改所形成的技術(shù)特征組合方案可能是無效申請(qǐng)人或他人在此之前未考慮到的，允許此類修改會(huì)造成審查程序的浪費(fèi)。

　　綜合考慮有關(guān)意見，《指南》進(jìn)行了如上所述的修改。對(duì)此，各方反響非常積極，認(rèn)為修改響應(yīng)了業(yè)界需求，有利于提升專利質(zhì)量，促進(jìn)專利的使用和運(yùn)營(yíng)。（周胡斌 張憲鋒 陳煒梁|中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)）